![\"\"](\"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2023\/10\/tempImage7wb6MU-300x300.jpg\")
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Art\u00edculo<\/strong><\/p>\n Por: Jobaniel D. P\u00e9rez R\u00edos*<\/strong><\/p>\n Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n En la intrincada red de jurisprudencia estadounidense, dos pilares fundamentales se mantienen firmes: la Primera Enmienda,[1]<\/sup> una preciada guardiana de la libertad de expresi\u00f3n, y la propiedad intelectual, guardiana de la innovaci\u00f3n y la creatividad. A primera vista, puede parecer que estos dos conceptos est\u00e1n completamente separados y que cumplen con prop\u00f3sitos distintos en nuestra sociedad. Sin embargo, en un mundo donde las marcas y los logotipos se han convertido en s\u00edmbolos tan potentes como las palabras, la relaci\u00f3n entre la Primera Enmienda y la infracci\u00f3n de marcas se ha convertido en un campo de batalla convincente y a menudo pol\u00e9mico.<\/p>\n Por un lado, la Primera Enmienda, consagrada en la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos, es un testimonio del compromiso de la naci\u00f3n estadounidense con la libre expresi\u00f3n y el discurso abierto.[2] El derecho de propiedad intelectual, por otro lado, salvaguarda las creaciones intelectuales de individuos y organizaciones, otorg\u00e1ndoles ciertos derechos de exclusividad que convierte la propiedad en cuesti\u00f3n en un cierto tipo de monopolio.[3] En el caso de las marcas, el deseo de los individuos de lucrarse econ\u00f3micamente a expensas de dichas palabras, frases, s\u00edmbolos, dise\u00f1os o una combinaci\u00f3n de estos,[4] es un asunto discutido y protegido a cabalidad, tanto en su estatuto principal, conocido como la Ley Lanham,[5]<\/sup> como en la vasta jurisprudencia que ha hablado sobre dicha legislaci\u00f3n. Ahora bien, \u00bfqu\u00e9 pasa cuando la libertad de expresi\u00f3n se entromete con el derecho de exclusividad de los individuos innovadores y creadores de marcas? \u00bfQu\u00e9 sucede con las marcas que se proclaman como parodia de otras para as\u00ed beneficiarse monetariamente de la relaci\u00f3n entre ambas marcas? \u00bfSe pueden hacer valer los derechos de la Primera Enmienda evitando al mismo tiempo cargos por infracci\u00f3n de marca registrada?<\/p>\n Estas preguntas fueron contestadas en el caso de Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC<\/em>,[6]<\/sup> un caso que a primera instancia parece ser una parodia del sistema jur\u00eddico en s\u00ed, pero cuyas repercusiones resonar\u00e1n en las futuras decisiones sobre el derecho marcario.[7] El prop\u00f3sito de este comentario es analizar dicho caso y sus posibles efectos en la relaci\u00f3n entre las marcas, la parodia y la Primera Enmienda.<\/p>\n I. Discusi\u00f3n y an\u00e1lisis de Jack Daniel\u2019s Properties, Inc. v. VIP Products LLC<\/em><\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em>\u00a0<\/em><\/p>\n A. Los hechos <\/em><\/p>\n Los sucesos que le dieron vida al caso se resumen perfectamente en la primera oraci\u00f3n de la decisi\u00f3n.\u00a0 La jueza asociada del Tribunal Supremo, Elena Kagan, lo sintetiz\u00f3 como un caso que trataba \u201csobre juguetes para perros y whisky, dos elementos que rara vez aparecen en la misma oraci\u00f3n”.[8]<\/sup> La compa\u00f1\u00eda VIP Products<\/em> (en adelante, \u201cVIP\u201d) fabrica juguetes masticables para perros bajo la etiqueta Silly Squeakers<\/em>, los cuales evocan las marcas de algunas bebidas conocidas, entre ellos: Jose Perro<\/em>, Smella Arpaw<\/em> y Heinie Sniff’n<\/em>.[9]<\/sup>\u00a0 En julio de 2013, el cat\u00e1logo de productos incluy\u00f3 Bad Spaniels<\/em>, un juguete que representa la imagen comercial (o trade dress<\/em>) de la botella de Jack Daniel’s Properties, Inc. <\/em>(en adelante, \u201cJack Daniel\u2019s\u201d).[10]<\/sup> Si se toman ambos productos vis a vis, se pueden identificar similitudes notables. Por ejemplo, la frase descriptiva “Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey” se convierte en “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet” y la letra peque\u00f1a en la parte inferior sustituye \u201c40% de alcohol por volumen\u201d por \u201c43% de excreta por volumen\u201d y \u201c100% maloliente\u201d.[11] Con respecto a la botella como tal, Bad Spaniels<\/em> tiene aproximadamente el mismo tama\u00f1o y forma que una botella normal de Jack Daniel\u2019s.[12] As\u00ed como la botella falsa, la original tiene una etiqueta negra con texto blanco estilizado y un borde de filigrana blanca. Adem\u00e1s, se puede ver que en la parte inferior hay un descargo de responsabilidad que expone lo siguiente: “[e]ste producto no est\u00e1 afiliado con la destiler\u00eda Jack Daniel”.[13]<\/sup><\/p>\n Mientras que la marca de Jack Daniel\u2019s est\u00e1 registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (\u201cUSPTO\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s), lo que conlleva\u00a0 evidencia prima facie de la titularidad de la marca, Bad Spaniels<\/em> no lo estaba.[14] VIP alegaba que \u201ceran due\u00f1os\u201d de dicha marca del juguete y, por consiguiente, ten\u00edan derecho al uso de la marca e imagen comercial.[15]<\/sup> Esto resulta ser uno de los pilares fundamentales del derecho marcario: el uso es el que establece la marca, no su registro.[16]<\/sup><\/p>\n De la decisi\u00f3n se parte que poco despu\u00e9s de la llegada de Bad Spaniels<\/em> al mercado, Jack Daniel\u2019s le envi\u00f3 a VIP una carta exigiendo que dejara de vender el producto.[17]<\/sup> En respuesta, VIP present\u00f3 una demanda contra \u00a0Jack Daniel\u2019s ante la Corte de Distrito de Arizona, solicitando una sentencia declaratoria bajo el argumento de que Bad Spaniels<\/em> no infringi\u00f3 ni diluy\u00f3 las marcas registradas de Jack Daniel\u2019s.[18]<\/sup> El concepto de diluci\u00f3n se refiere al uso de una marca en el comercio lo suficientemente similar a una marca famosa que, por asociaci\u00f3n, confunde o disminuye la percepci\u00f3n que tiene el p\u00fablico de la marca famosa.[19]<\/sup><\/p>\n La compa\u00f1\u00eda de whisky respondi\u00f3 con una contrademanda en virtud de la Ley Lanham, tanto por infracci\u00f3n de marca como por diluci\u00f3n por mancillar o deshonrar la marca (o dilution by tarnishment<\/em>).[20]<\/sup> La diluci\u00f3n por mancillar o deshonrar la marca sucede cuando una marca famosa se asocia con un producto inferior o se presenta en un contexto nocivo.[21]<\/sup> Luego, VIP someti\u00f3 una moci\u00f3n de sentencia sumaria alegando, en primer lugar, que la demanda por infracci\u00f3n de marca de Jack Daniel\u2019s fracasaba bajo la prueba de umbral derivada de la Primera Enmienda para proteger \u201cobras expresivas\u201d, conocida como la prueba Rogers.<\/em>[22]<\/sup> La prueba Rogers<\/em> fue establecida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito para determinar si una marca se puede considerar como una obra con \u201cexpresi\u00f3n art\u00edstica\u201d.[23] Para que un demandante sea exitoso usando la prueba Rogers<\/em>, tiene que demostrar que el uso de la marca por parte del demandado: 1) \u201cno es art\u00edsticamente relevante para la obra subyacente\u201d o 2) que \u201cenga\u00f1a expl\u00edcitamente a los consumidores en cuanto a la fuente o el contenido de la obra\u201d.[24]<\/sup> En segundo lugar, VIP aleg\u00f3 que Jack Daniel\u2019s no tendr\u00eda \u00e9xito en un reclamo por diluci\u00f3n al Bad Spaniels<\/em> ser una parodia que hac\u00eda un uso leg\u00edtimo nominativo (o fair use<\/em>) de sus famosas marcas.[25]<\/sup>La empresa de licor respondi\u00f3 con una petici\u00f3n de sentencia sumaria parcial.[26]<\/p>\n B. Decisi\u00f3n de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona<\/em><\/p>\n Con respecto al argumento del uso leg\u00edtimo nominativo, la Corte para el Distrito de Arizona no consider\u00f3 que VIP ten\u00eda derecho a quedar exento de responsabilidad.[27]<\/sup> El uso leg\u00edtimo nominativo aplica cuando un demandado \u201cutiliza la marca del demandante para describir el producto del demandante\u201d.[28] Esta doctrina es una variaci\u00f3n de la doctrina del uso leg\u00edtimo, donde un demandado utiliza un t\u00e9rmino descriptivo, que tambi\u00e9n pudo haber utilizado el demandante, meramente en su \u201csentido descriptivo\u201d.[29] Esta doctrina permite un “uso veraz de una marca, incluso si [la persona que utiliza la marca]no rechaza expresamente la asociaci\u00f3n con el titular de la marca, siempre que sea poco probable que cause confusi\u00f3n en cuanto al patrocinio o respaldo”.[30] La jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, incluyendo el caso de Playboy Enterprises, Inc. v. Welles<\/em>,[31]<\/sup> ha determinado que el uso por parte de la marca infractora hace que se active el an\u00e1lisis del uso leg\u00edtimo nominativo.[32]<\/sup> El juguete Bad Spaniels<\/em> de VIP imitaba fielmente la imagen comercial y las marcas de Jack Daniel\u2019s, pero no utilizaba ninguna de las marcas registradas de dicha compa\u00f1\u00eda.[33] En otras palabras, al no contar con el uso id\u00e9ntico de la marca de Jack Daniel\u2019s, VIP no pudo usar la defensa de uso leg\u00edtimo nominativo.[34]<\/p>\n Por otra parte, en cuanto al argumento de la Primera Enmienda y la prueba de Rogers<\/em> por parte de VIP, la Corte de Distrito determin\u00f3 que el juguete no ten\u00eda derecho a protecci\u00f3n bajo la Primera Enmienda por no ser una \u201cobra expresiva\u201d.[35]<\/sup> En Rogers v. Grimaldi<\/em>,[36] la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito concluy\u00f3 que las pel\u00edculas, obras de teatro, libros y canciones eran obras de “expresi\u00f3n art\u00edstica” y por lo tanto, estaban sujetas al equilibrio entre la ley de marcas y las protecciones de la Primera Enmienda.[37]<\/sup> Adem\u00e1s, este rengl\u00f3n de expresi\u00f3n art\u00edstica fue extendido por el Noveno Circuito para incluir canciones, fotograf\u00edas y videojuegos.[38]<\/sup> Sin embargo, seg\u00fan la Corte de Distrito de Arizona, al el juguete no pertenecer a ninguna de las categor\u00edas antes mencionadas, el producto de VIP no se pod\u00eda amparar en la Primera Enmienda.[39]<\/sup> La Corte de Distrito tambi\u00e9n aprovech\u00f3 y aclar\u00f3 que son los estatutos del derecho marcario, y no la Primera Enmienda, los que regulan y ocupan el campo en casos como el de autos, que tratan sobre el discurso comercial enga\u00f1oso cuando se utiliza una marca \u201cpara identificar una fuente de una manera que probablemente le cause confusi\u00f3n al consumidor\u201d.[40]<\/sup><\/p>\n En cuanto a los argumentos plasmados en la sentencia sumaria parcial presentada por Jack Daniel\u2019s, la Corte concluy\u00f3 que reg\u00edan los siguientes criterios para determinar si en realidad ocurri\u00f3 una infracci\u00f3n con relaci\u00f3n a la imagen comercial de la botella de licor: 1) distintividad, 2) no-funcionabilidad y 3) probabilidad de confusi\u00f3n.[41]<\/sup> La Corte de Distrito resolvi\u00f3 que hab\u00eda distintividad adquirida por medio de significaci\u00f3n secundaria;[42] esto es, un significado adicional adquirido por una marca no distinta a trav\u00e9s de su uso comercial.[43] La Corte tambi\u00e9n determin\u00f3 que VIP no hab\u00eda demostrado que el dise\u00f1o de la botella tuviese alg\u00fan tipo de \u201cfuncionalidad utilitaria y est\u00e9tica\u201d.[44]<\/sup> Respecto a la probabilidad de confusi\u00f3n, la Corte de Distrito enfatiz\u00f3 que la determinaci\u00f3n sobre probabilidad de confusi\u00f3n era un asunto \u201chighly fact intensive\u201d y por ende no id\u00f3neo a ser resuelto mediante sentencia sumaria.[45]<\/sup> Por esta raz\u00f3n, la Corte orden\u00f3 una vista de estatus.[46] En ella determin\u00f3 que era probable que los consumidores pudiesen resultar confundidos acerca del origen del juguete (Bad Spaniels<\/em>) y que, por ende, las asociaciones negativas creadas por el nombre y las caracter\u00edsticas del juguete perjudicar\u00edan la reputaci\u00f3n de Jack Daniel\u2019s.[47]<\/sup> La Corte de Distrito concedi\u00f3 la sentencia sumaria de Jack Daniel\u2019s, lo que llev\u00f3 a VIP a apelar la decisi\u00f3n ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito.<\/p>\n C. Decisi\u00f3n de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito<\/em><\/p>\n La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Corte de Distrito, acogiendo la sentencia sumaria a favor de Jack Daniel\u2019s, en cuanto a las cuestiones de funcionalidad est\u00e9tica y car\u00e1cter distintivo.[48]<\/sup> Sin embargo, la Corte de Apelaciones razon\u00f3 que el juguete de VIP s\u00ed era una \u201cobra expresiva\u201d\u00a0 protegible por la Primera Enmienda.[49]<\/sup> Adicionalmente, determin\u00f3 que la Corte de Distrito se equivoc\u00f3 al determinar que hubo una infracci\u00f3n de marca sin exigirle primero al vendedor de whisky satisfacer al menos uno de los dos criterios de la prueba de Rogers<\/em>.[50]<\/sup><\/p>\n En cuanto la defensa de Primera Enmienda que alegaba VIP, la Corte de Apelaciones estableci\u00f3 que para determinar si una obra es expresiva, se necesita analizar si la obra \u201ccomunica ideas o expresa puntos de vista\u201d.[5<\/sup>1]<\/sup> Adem\u00e1s, la Corte Apelativa, citando el caso de Brown v. Elec. Arts, Inc.,<\/em>concluy\u00f3 que \u201c[u]na obra no tiene que ser \u2018el equivalente expresivo de Anna Karenina<\/em> o Ciudadano Kane<\/em>\u2019 para satisfacer este requisito . . . . \u201d.[52]<\/sup>Tal determinaci\u00f3n tiene repercusiones en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la prueba de Rogers<\/em>. Como mencionado anteriormente, la prueba Rogers<\/em> consiste en determinar que: 1) \u201cno es art\u00edsticamente relevante para la obra subyacente\u201d o 2) que \u201cenga\u00f1a expl\u00edcitamente a los consumidores en cuanto a la fuente o el contenido de la obra\u201d.[53]<\/sup> Por consecuencia, como se trata de una obra expresiva, se tiene que cumplir con esta prueba para que aplique la Ley Lanham.[54]<\/p>\n D. Decisi\u00f3n de la Corte Suprema de los Estados Unidos<\/em><\/p>\n i.\u00a0Opini\u00f3n de la jueza Kagan<\/p>\n La primera interrogante que la opini\u00f3n mayoritaria de la Corte Suprema de los Estados Unidos atiende es si VIP Products debi\u00f3 haber satisfecho la prueba de Rogers<\/em>. El Tribunal entendi\u00f3 que deb\u00eda resolver esta pregunta antes de entrar a analizar el asunto de probabilidad de confusi\u00f3n bajo la Ley Lanham.[55] La Corte concluye que no procede aplicar la prueba de Rogers<\/em> cuando un presunto infractor utiliza una marca registrada en la forma que m\u00e1s le interesa a la Ley Lanham: \u201ccomo una designaci\u00f3n de fuente para los propios productos del infractor\u201d.[56]<\/sup> La designaci\u00f3n de fuente permite a los consumidores seleccionar \u201clos bienes y servicios que desean comprar, as\u00ed como los que quieren evitar\u201d.[57] Luego la jueza Kagan entra a analizar jurisprudencia en donde las cortes han preferido no<\/em> utilizar la prueba de Rogers<\/em> para determinar la probabilidad de confusi\u00f3n cuando se trata de \u201cmarcas utilizando otras marcas\u201d.[58]<\/sup><\/p>\n La opini\u00f3n tambi\u00e9n resalta c\u00f3mo en el pasado las cortes han establecido que la prueba de Rogers<\/em> s\u00f3lo se aplica\u00a0 a casos que implican \u201cusos no relacionados con la marca\u201d o, dicho de otro modo, casos en los que \u201cel demandado ha utilizado la marca\u201d de una forma \u201cque no identifica el origen\u201d.[59]<\/sup> Incluso, la Corte cita a Yankee Publ’g Inc. v. News Am. Publ’g Inc.<\/em> para establecer que la Ley Lanham generalmente prevalece sobre la Primera Enmienda cuando \u201cla marca de otra persona se utiliza sin permiso\u201d como medio de \u201cidentificaci\u00f3n de la fuente\u201d.[60<\/sup>]<\/sup> En este caso, la Corte Suprema determina que VIP utiliz\u00f3 la marca Bad Spaniels como una marca, es decir, \u201cpara identificar el origen del producto\u201d.[61] Dado que no era aplicable la prueba de Rogers<\/em>, proced\u00eda que las cortes inferiores aplicaran el est\u00e1ndar de probabilidad de confusi\u00f3n y determinaran si la marca Bad Spaniels pod\u00eda causar confusi\u00f3n entre los consumidores.[62]<\/p>\n La opini\u00f3n despu\u00e9s discute la alegaci\u00f3n de Jack Daniel\u2019s de diluci\u00f3n por mancillar la marca por vincular su whisky con sustancias \u201cmenos sabrosas\u201d.[63] En este asunto, la Corte Suprema le dio la raz\u00f3n a la Corte de Distrito, concluyendo que, al VIP utilizar las marcas impugnadas como identificadores de origen, no pod\u00eda beneficiarse de la exclusi\u00f3n del uso leg\u00edtimo de la marca de Jack Daniel\u2019s para la parodia.[64]<\/sup> Con respecto a esto, la Corte explic\u00f3 que la Ley Lanham contiene una exclusi\u00f3n que permite el uso leg\u00edtimo de una marca cuando se \u201cparodia, critica o comenta\u201d sobre una marca famosa.[65]<\/sup> Sin embargo, la Corte Suprema explica que la exclusi\u00f3n del uso leg\u00edtimo tiene \u201csu propia excepci\u00f3n\u201d, ya que no se aplica cuando el uso consiste en una \u201cdesignaci\u00f3n de fuente para los bienes o servicios propios de la persona\u201d.[66]<\/sup> Con esto la Corte Suprema revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Noveno Circuito y devolvi\u00f3 el caso para la continuaci\u00f3n de los procedimientos judiciales.[67]<\/p>\n ii. Las opiniones concurrentes<\/p>\n La opini\u00f3n concurrente de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, a la cual se une el juez asociado Samuel Alito, coloca un \u00e9nfasis sobre el asunto de las encuestas y su relaci\u00f3n con la parodia con respecto a casos en donde se envuelve la Primera Enmienda.[68]<\/sup> En dicha opini\u00f3n concurrente, la jueza Sotomayor argumenta que:<\/p>\n Cuando una supuesta infracci\u00f3n de marca implica una parodia, existe \u201cun riesgo particular al otorgar una importancia acr\u00edtica o indebida a las encuestas\u201d. Las respuestas de la encuesta pueden reflejar una creencia err\u00f3nea entre algunos encuestados de que todas las parodias requieren el permiso del propietario de la marca parodiada.[69]<\/sup><\/p><\/blockquote>\n Es por esta raz\u00f3n que la jueza Sotomayor comenta que permitir que los resultados de tales encuestas impulsen el an\u00e1lisis de la infracci\u00f3n implicar\u00eda el riesgo de silenciar muchas parodias que quiz\u00e1s no sugieran una probabilidad de confusi\u00f3n.[70]<\/sup> Por otro lado, en la opini\u00f3n concurrente del juez asociado Neil Gorsuch, a la cual se unen el juez asociado Clarence Thomas y la jueza asociada Amy Coney Barrett, se menciona una preocupaci\u00f3n: la opini\u00f3n mayoritaria no discuti\u00f3 de manera abierta el asunto de la aplicabilidad de la prueba de Rogers<\/em>.[71] Esto, seg\u00fan el juez asociado Gorsuch, tiene que ser atendido por las cortes inferiores.[72]<\/sup><\/p>\n II.<\/em> \u00bfEl perro merec\u00eda ahogarse en el whisky?<\/strong><\/p>\n Jack Daniel\u2019s v. VIP Products<\/em> se puede resumir en el dicho b\u00edblico \u201cdad al C\u00e9sar lo que es del C\u00e9sar, y a Dios lo que es de Dios\u201d.[73]<\/sup> Este caso dibuja una l\u00ednea notable entre la protecci\u00f3n de las parodias bajo la Primera Enmienda y bajo los derechos marcarios. Es entendible el argumento si se desmenuzan ambos conceptos en sus formas m\u00e1s naturales. Por un lado, la Primera Enmienda defiende al producto expresivo.[74]<\/sup> La \u201cexpresi\u00f3n\u201d es un componente esencial para la determinaci\u00f3n de la aplicabilidad de la defensa de la parodia.[75]<\/sup> Por otro lado, la teor\u00eda de la identificaci\u00f3n de origen es un asunto completamente innato de la marca, ya que, sin identificaci\u00f3n, no se tiene ni la marca ni sus derechos de exclusi\u00f3n.[76] Ahora bien, si una persona prudente y razonable hace una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes que se han promulgado con respecto al derecho marcario, se puede dar cuenta que tanto el Congreso como los Tribunales han estado reacios a expandir la protecci\u00f3n de derechos para permitir expresiones art\u00edsticas.[77]<\/sup> En el art\u00edculo Freedom of Trademark: Trademark Fair Use and the First Amendment,<\/em> Alexander J. Kasparie sugiere que los tribunales interpretaron la Ley de Marcas del siglo XIX para proteger a los productores de la desviaci\u00f3n comercial ileg\u00edtima, convirti\u00e9ndola en una especie de “ley m\u00e1s amplia de competencia desleal”.[78]<\/sup> Al considerarlo como una manifestaci\u00f3n de la competencia desleal, los tribunales afincan el derecho marcario como un asunto comercial, separ\u00e1ndolo vastamente de su contraparte expresiva.[79] Estos l\u00edmites naturales, seg\u00fan Kasparie, aseguraron que las primeras leyes de marcas s\u00f3lo alcanzaran una \u201cgama limitada de conductas particularmente atroces\u201d, pero sin incluir otros asuntos, como el valor del discurso libre.[80]<\/sup> Por otro lado, cuando el Congreso estaba estableciendo los fundamentos para crear la primera Ley de Marcas, se utiliz\u00f3 la Cl\u00e1usula de Derechos de Autor y Patentes de la Constituci\u00f3n,[81] pero la Corte Suprema determin\u00f3 que ese fundamento no se pod\u00eda usar para respaldar la creaci\u00f3n de la Ley de Marcas.[82]<\/sup> Sin embargo, el Congreso luego us\u00f3 la Cl\u00e1usula de Comercio como fundamento para crear el Trademark Act of 1881.[83]<\/p>\n Ahora bien, a medida que la composici\u00f3n de ambos cuerpos fue cambiando con el paso del tiempo, se trat\u00f3 de fusionar las marcas con la expresi\u00f3n, integrando la parodia como una defensa para el uso leg\u00edtimo de marcas.[84]<\/sup> Sin embargo, esta defensa solo se usaba en casos en donde la marca que estaba parodiando a otra lo hac\u00eda en un sentido no-comercial.[85]<\/sup> Al analizar esta transici\u00f3n lenta pero marcada, es entendible que uno pueda trazar una proyecci\u00f3n con respecto a la protecci\u00f3n de marcas que parodian para prop\u00f3sitos comerciales. Es dentro de este contexto que la Corte Suprema par\u00f3 el caballito<\/em> en el caso de Jack <\/em>Daniel\u2019s v. VIP<\/em> con respecto a las compa\u00f1\u00edas que pretend\u00edan usar la Primera Enmienda para parodiar marcas con un fin comercial.[86]<\/p>\n Por otro lado, si bien es cierto que la protecci\u00f3n del p\u00fablico es un argumento central para la Corte, poco se habla de la libre expresi\u00f3n de los artistas. Claro, se le reconoce su derecho a parodiar a lo largo de la decisi\u00f3n, sin embargo, \u00bfpor qu\u00e9 la Corte se percibe reacia a hablar sobre los derechos de los artistas del mismo modo que la protecci\u00f3n del consumidor, a pesar de que dicha Corte ha asumido una postura tan tajante de separaci\u00f3n? El lector del caso puede llegar a una conclusi\u00f3n forzosa de que la Corte Suprema quiere mantener estos conceptos como una dicotom\u00eda. La Corte hace un \u00e9nfasis en que se tiene que hacer dicha distinci\u00f3n para efectos de la \u201cprotecci\u00f3n\u201d del p\u00fablico, pero \u00bfacaso es la protecci\u00f3n del p\u00fablico lo que verdaderamente le interesa a tan ilustre Corte? Existen vertientes de pensadores que argumentan que el caso de Jack Daniel\u2019s<\/em> es fundamentalmente un caso de comercializaci\u00f3n.[87]<\/sup> Seg\u00fan Michael Grynberg, \u201c[l]a ley de Marcas ha luchado durante mucho tiempo para dar cabida a la comercializaci\u00f3n de marcas registradas: productos para los cuales el papel de la marca no es un indicador de origen, sino m\u00e1s bien el objeto de compra sin importar la fuente\u201d.[88]<\/sup> Si se pudiese resumir el caso de Jack Daniel\u2019s<\/em> de esa manera, uno puede observar una predisposici\u00f3n a defender el inter\u00e9s p\u00fablico de la monopolizaci\u00f3n de una marca por encima de una disposici\u00f3n constitucional.<\/p>\n Ahora bien, algo que no discute el caso en su totalidad, como bien se\u00f1ala el juez asociado Gorsuch, es el asunto de la prueba de Rogers<\/em> con respecto a las marcas.[89] La Corte es enf\u00e1tica al reiterar que, en casos en donde la marca que parodia a otra se usa para prop\u00f3sitos comerciales, la Primera Enmienda no aplica para defender el inter\u00e9s p\u00fablico de salvaguardar la comercializaci\u00f3n de los productos.[90] Sin embargo, \u00bfcu\u00e1ndo entonces se utiliza la parodia en el derecho marcario? \u00bfAcaso se puede usar la parodia en casos no-comerciales como se hac\u00eda para mediados del siglo XX? Este enigma puede presentarse como un problema que la Corte Suprema tendr\u00e1 que atender en un futuro no tan lejano. De hecho, es inevitable pensar que, en efecto, el tema de la Primera Enmienda y su relaci\u00f3n con el derecho marcario volver\u00e1 a las salas adjudicativas, ya que el mismo juez asociado Gorsuch exhort\u00f3 a los tribunales inferiores a atender dicha problem\u00e1tica.[91] Independientemente que el Juez Asociado lo haya dicho adrede o con \u00ednfulas de plasmar una preocupaci\u00f3n genuina, tal situaci\u00f3n levanta un \u201cvisto bueno\u201d que desencadena vasta jurisprudencia de la que los eruditos del derecho de la propiedad intelectual tendr\u00e1n para hablar.[92]<\/p>\n Otra preocupaci\u00f3n que surge y que no se atiende en el caso de Jack Daniel\u2019s<\/em>, pero que es importante discutir para futuras referencias acad\u00e9micas, es el asunto de la naturaleza de coexistencia de las diferentes ramas de la propiedad intelectual. Es incuestionable que, por mencionar un ejemplo, una marca puede tambi\u00e9n tener una naturaleza patentable en su dise\u00f1o. La patente de dise\u00f1o y las marcas pueden coexistir en una misma \u201ccosa\u201d.[93]<\/sup> Del mismo modo, una \u201ccosa\u201d que tiene derechos de autor puede tambi\u00e9n clasificarse como marca, si las condiciones de cada registro se presentan. Si una \u201ccosa\u201d entonces puede ser considerada una patente de dise\u00f1o, mientras que tambi\u00e9n se considere que est\u00e1 sujeta a derechos de autor y\/o derecho de marcas, \u00bfqu\u00e9 se hace en esa situaci\u00f3n con respecto a la defensa de la Primera Enmienda con respecto a la \u201ccosa\u201d? \u00bfAcaso se va a obviar que una \u201ccosa\u201d pudiese manifestar una naturaleza dual por contener derechos de autor y derechos marcarios al mismo tiempo? \u00bfAcaso se va a seguir limitando la Primera Enmienda, a pesar de que este ejemplo muestra claramente que las marcas y las expresiones pueden coexistir? \u00bfResulta obvio que la composici\u00f3n de la Corte Suprema hoy en d\u00eda est\u00e1 sobrevalorando el inter\u00e9s p\u00fablico de promover la comercializaci\u00f3n y la protecci\u00f3n al consumidor? Esta problem\u00e1tica resultar\u00eda en un dolor de cabeza para la Corte Suprema si llegase a presentar ante ella alg\u00fan d\u00eda.<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n En el panorama din\u00e1mico y cambiante de los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresi\u00f3n, la relaci\u00f3n entre la Primera Enmienda y la infracci\u00f3n de marcas representa una cuesti\u00f3n compleja. Particularmente, existe la siguiente pol\u00e9mica: \u00bfdeber\u00eda priorizarse la libre expresi\u00f3n de los creadores de expresiones art\u00edsticas o la protecci\u00f3n de las marcas ya establecidas en el mercado? La decisi\u00f3n de Jack Daniel\u2019s<\/em> sugiere que la Corte Suprema desea mantener un delicado equilibrio<\/em> entre ambos intereses. Sin embargo, este delicado equilibrio<\/em> podr\u00eda percibirse como un resuelve<\/em>temporal, debido a que todav\u00eda persistir\u00e1 la pol\u00e9mica entre aquellos que buscan la comercializaci\u00f3n de sus productos y aquellos que buscan la comercializaci\u00f3n de sus expresiones art\u00edsticas. Al navegar por este panorama multifac\u00e9tico, surge una conclusi\u00f3n indiscutible: resulta esencial crear est\u00e1ndares legales claros sobre ambas doctrinas. Tanto la ley de marcas como la Primera Enmienda se beneficiar\u00edan de directrices precisas y equilibradas que permitan a las personas naturales y jur\u00eddicas comprender sus derechos y responsabilidades dentro de esquemas legales que, en ocasiones, pueden parecer confusos. Un ejemplo de esto ser\u00eda establecer un estatuto que incorpore la prueba de Rogers<\/em> y establezca una lista no-taxativa de trabajos que pudiesen considerarse \u201cobras expresivas\u201d. Tambi\u00e9n se pudiesen incluir las excepciones a dicha lista y ejemplos de utilizaciones de marcas que se consideren como \u201cusos relacionados con la marca\u201d, con el prop\u00f3sito de establecer cu\u00e1les usos de marcas no se considerar\u00edan \u201cobras expresivas\u201d. De esta manera, se asegurar\u00e1 el balance entre la protecci\u00f3n a la libre expresi\u00f3n y al derecho marcario. Adem\u00e1s de hacer un hincapi\u00e9 en las pol\u00edticas p\u00fablicas que se quieren proteger mediante la v\u00eda jurisprudencial, tambi\u00e9n se debe exhortar al Congreso a tomar acci\u00f3n respecto a dichas opiniones. Esto podr\u00eda evitar un problema que se puede observar a leguas.<\/p>\n Con respecto al futuro del caso de Jack Daniel\u2019s,<\/em> es forzoso pronosticar que el tribunal inferior posiblemente fallar\u00e1 a favor de la compa\u00f1\u00eda del whisky, debido a que en otros asuntos relacionados, como la diluci\u00f3n por mancillar o deshonrar la marca y la infracci\u00f3n de las marcas registradas e imagen comercial, el tribunal de distrito fall\u00f3 a favor de Jack Daniel\u2019s.[94] En este caso, el perro se ahog\u00f3 en el whisky. En el futuro, otras marcas que pudiesen encontrarse en circunstancias similares pudieran evitar este tipo de problema. Con la implementaci\u00f3n de un esquema legal que establezca normas claras que separen ambas doctrinas y equilibren las pol\u00edticas p\u00fablicas que se buscan proteger, se puede vivir en un mundo en el que el perro, en vez de ahogarse, pueda servirse un trago y decir: \u201c\u00a1salud por el derecho marcario!\u201d.<\/p>\n <\/a>*Estudiante de tercer a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Redactor de In Rev. Posee un bachillerato en Qu\u00edmica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de R\u00edo Piedras y un bachillerato en Composici\u00f3n Musical del Conservatorio de M\u00fasica de Puerto Rico.<\/p>\n [1] CONST. EE. UU. enm. I.<\/p>\n [2] Id.<\/em>; Palko v. State of Connecticut, 302 U.S. 319, 327 (1937).<\/p>\n [3] Roger D. Blair & Wenche Wang, Monopoly Power and Intellectual Property<\/em>, en<\/em> THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF ANTITRUST, INTELLECTUTAL PROPERTY, AND HIGH TECH 204\u2013221, 204 (Roger D. Blair & Daniel Sokol, ed., 2017).<\/p>\n [4] Incluso, el derecho de propiedad intelectual es reconocido internacionalmente y actualmente es administrado a nivel internacional por la Organizaci\u00f3n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). V\u00e9ase<\/em> La OMPI por dentro<\/em>, https:\/\/www.wipo.int\/about-wipo\/es\/ (\u00faltima visita 1 de octubre de 2023).<\/p>\n <\/a>[5] Para una discusi\u00f3n sobre la Ley Lanham, v\u00e9ase Christopher T. Zirpoli, <\/em>An Introduction to Trademark Law in the United States,<\/em> CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE(24 de julio de 2023), https:\/\/sgp.fas.org\/crs\/misc\/IF12456.pdf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0.<\/p>\n <\/a>[6] Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 144 (2023).<\/p>\n [7] V\u00e9ase Michael Grynberg, The Jack Daniel’s Dialogues,<\/em> SSRN (11 de agosto de 2023), en la p\u00e1g. 1, https:\/\/ssrn.com\/abstract=4538857.<\/p>\n <\/a>[8] Jack Daniel’s<\/em>, 599 U.S. en la p\u00e1g. 144 (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n <\/a>[9] Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 149, 160.<\/p>\n <\/a>[10] VIP Prods., LLC v. Jack Daniel’s Props., Inc. No. CV-14-2057-PHX-SMM, 2016 WL 5408313, en la p\u00e1g. *1 (D. Ariz. Sep. 27, 2016).<\/p>\n [11] \u00a0Jack Daniel’s<\/em>, 599 U.S. en las p\u00e1gs. 149-150 (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n [12] Id. <\/em><\/p>\n <\/a>[13] Id.<\/em> en la p\u00e1g. 150 (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n [14] Id.<\/em> en la p\u00e1g. 149.<\/p>\n <\/a>[15] Id.<\/em> en la p\u00e1g. 150.<\/p>\n