Artículo
Por: Jobaniel D. Pérez Ríos*
Introducción
En la intrincada red de jurisprudencia estadounidense, dos pilares fundamentales se mantienen firmes: la Primera Enmienda,[1] una preciada guardiana de la libertad de expresión, y la propiedad intelectual, guardiana de la innovación y la creatividad. A primera vista, puede parecer que estos dos conceptos están completamente separados y que cumplen con propósitos distintos en nuestra sociedad. Sin embargo, en un mundo donde las marcas y los logotipos se han convertido en símbolos tan potentes como las palabras, la relación entre la Primera Enmienda y la infracción de marcas se ha convertido en un campo de batalla convincente y a menudo polémico.
Por un lado, la Primera Enmienda, consagrada en la Constitución de los Estados Unidos, es un testimonio del compromiso de la nación estadounidense con la libre expresión y el discurso abierto.[2] El derecho de propiedad intelectual, por otro lado, salvaguarda las creaciones intelectuales de individuos y organizaciones, otorgándoles ciertos derechos de exclusividad que convierte la propiedad en cuestión en un cierto tipo de monopolio.[3] En el caso de las marcas, el deseo de los individuos de lucrarse económicamente a expensas de dichas palabras, frases, símbolos, diseños o una combinación de estos,[4] es un asunto discutido y protegido a cabalidad, tanto en su estatuto principal, conocido como la Ley Lanham,[5] como en la vasta jurisprudencia que ha hablado sobre dicha legislación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la libertad de expresión se entromete con el derecho de exclusividad de los individuos innovadores y creadores de marcas? ¿Qué sucede con las marcas que se proclaman como parodia de otras para así beneficiarse monetariamente de la relación entre ambas marcas? ¿Se pueden hacer valer los derechos de la Primera Enmienda evitando al mismo tiempo cargos por infracción de marca registrada?
Estas preguntas fueron contestadas en el caso de Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC,[6] un caso que a primera instancia parece ser una parodia del sistema jurídico en sí, pero cuyas repercusiones resonarán en las futuras decisiones sobre el derecho marcario.[7] El propósito de este comentario es analizar dicho caso y sus posibles efectos en la relación entre las marcas, la parodia y la Primera Enmienda.
I. Discusión y análisis de Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC
A. Los hechos
Los sucesos que le dieron vida al caso se resumen perfectamente en la primera oración de la decisión. La jueza asociada del Tribunal Supremo, Elena Kagan, lo sintetizó como un caso que trataba “sobre juguetes para perros y whisky, dos elementos que rara vez aparecen en la misma oración”.[8] La compañía VIP Products (en adelante, “VIP”) fabrica juguetes masticables para perros bajo la etiqueta Silly Squeakers, los cuales evocan las marcas de algunas bebidas conocidas, entre ellos: Jose Perro, Smella Arpaw y Heinie Sniff’n.[9] En julio de 2013, el catálogo de productos incluyó Bad Spaniels, un juguete que representa la imagen comercial (o trade dress) de la botella de Jack Daniel’s Properties, Inc. (en adelante, “Jack Daniel’s”).[10] Si se toman ambos productos vis a vis, se pueden identificar similitudes notables. Por ejemplo, la frase descriptiva “Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey” se convierte en “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet” y la letra pequeña en la parte inferior sustituye “40% de alcohol por volumen” por “43% de excreta por volumen” y “100% maloliente”.[11] Con respecto a la botella como tal, Bad Spaniels tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una botella normal de Jack Daniel’s.[12] Así como la botella falsa, la original tiene una etiqueta negra con texto blanco estilizado y un borde de filigrana blanca. Además, se puede ver que en la parte inferior hay un descargo de responsabilidad que expone lo siguiente: “[e]ste producto no está afiliado con la destilería Jack Daniel”.[13]
Mientras que la marca de Jack Daniel’s está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”, por sus siglas en inglés), lo que conlleva evidencia prima facie de la titularidad de la marca, Bad Spaniels no lo estaba.[14] VIP alegaba que “eran dueños” de dicha marca del juguete y, por consiguiente, tenían derecho al uso de la marca e imagen comercial.[15] Esto resulta ser uno de los pilares fundamentales del derecho marcario: el uso es el que establece la marca, no su registro.[16]
De la decisión se parte que poco después de la llegada de Bad Spaniels al mercado, Jack Daniel’s le envió a VIP una carta exigiendo que dejara de vender el producto.[17] En respuesta, VIP presentó una demanda contra Jack Daniel’s ante la Corte de Distrito de Arizona, solicitando una sentencia declaratoria bajo el argumento de que Bad Spaniels no infringió ni diluyó las marcas registradas de Jack Daniel’s.[18] El concepto de dilución se refiere al uso de una marca en el comercio lo suficientemente similar a una marca famosa que, por asociación, confunde o disminuye la percepción que tiene el público de la marca famosa.[19]
La compañía de whisky respondió con una contrademanda en virtud de la Ley Lanham, tanto por infracción de marca como por dilución por mancillar o deshonrar la marca (o dilution by tarnishment).[20] La dilución por mancillar o deshonrar la marca sucede cuando una marca famosa se asocia con un producto inferior o se presenta en un contexto nocivo.[21] Luego, VIP sometió una moción de sentencia sumaria alegando, en primer lugar, que la demanda por infracción de marca de Jack Daniel’s fracasaba bajo la prueba de umbral derivada de la Primera Enmienda para proteger “obras expresivas”, conocida como la prueba Rogers.[22] La prueba Rogers fue establecida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito para determinar si una marca se puede considerar como una obra con “expresión artística”.[23] Para que un demandante sea exitoso usando la prueba Rogers, tiene que demostrar que el uso de la marca por parte del demandado: 1) “no es artísticamente relevante para la obra subyacente” o 2) que “engaña explícitamente a los consumidores en cuanto a la fuente o el contenido de la obra”.[24] En segundo lugar, VIP alegó que Jack Daniel’s no tendría éxito en un reclamo por dilución al Bad Spaniels ser una parodia que hacía un uso legítimo nominativo (o fair use) de sus famosas marcas.[25]La empresa de licor respondió con una petición de sentencia sumaria parcial.[26]
B. Decisión de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona
Con respecto al argumento del uso legítimo nominativo, la Corte para el Distrito de Arizona no consideró que VIP tenía derecho a quedar exento de responsabilidad.[27] El uso legítimo nominativo aplica cuando un demandado “utiliza la marca del demandante para describir el producto del demandante”.[28] Esta doctrina es una variación de la doctrina del uso legítimo, donde un demandado utiliza un término descriptivo, que también pudo haber utilizado el demandante, meramente en su “sentido descriptivo”.[29] Esta doctrina permite un “uso veraz de una marca, incluso si [la persona que utiliza la marca]no rechaza expresamente la asociación con el titular de la marca, siempre que sea poco probable que cause confusión en cuanto al patrocinio o respaldo”.[30] La jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, incluyendo el caso de Playboy Enterprises, Inc. v. Welles,[31] ha determinado que el uso por parte de la marca infractora hace que se active el análisis del uso legítimo nominativo.[32] El juguete Bad Spaniels de VIP imitaba fielmente la imagen comercial y las marcas de Jack Daniel’s, pero no utilizaba ninguna de las marcas registradas de dicha compañía.[33] En otras palabras, al no contar con el uso idéntico de la marca de Jack Daniel’s, VIP no pudo usar la defensa de uso legítimo nominativo.[34]
Por otra parte, en cuanto al argumento de la Primera Enmienda y la prueba de Rogers por parte de VIP, la Corte de Distrito determinó que el juguete no tenía derecho a protección bajo la Primera Enmienda por no ser una “obra expresiva”.[35] En Rogers v. Grimaldi,[36] la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito concluyó que las películas, obras de teatro, libros y canciones eran obras de “expresión artística” y por lo tanto, estaban sujetas al equilibrio entre la ley de marcas y las protecciones de la Primera Enmienda.[37] Además, este renglón de expresión artística fue extendido por el Noveno Circuito para incluir canciones, fotografías y videojuegos.[38] Sin embargo, según la Corte de Distrito de Arizona, al el juguete no pertenecer a ninguna de las categorías antes mencionadas, el producto de VIP no se podía amparar en la Primera Enmienda.[39] La Corte de Distrito también aprovechó y aclaró que son los estatutos del derecho marcario, y no la Primera Enmienda, los que regulan y ocupan el campo en casos como el de autos, que tratan sobre el discurso comercial engañoso cuando se utiliza una marca “para identificar una fuente de una manera que probablemente le cause confusión al consumidor”.[40]
En cuanto a los argumentos plasmados en la sentencia sumaria parcial presentada por Jack Daniel’s, la Corte concluyó que regían los siguientes criterios para determinar si en realidad ocurrió una infracción con relación a la imagen comercial de la botella de licor: 1) distintividad, 2) no-funcionabilidad y 3) probabilidad de confusión.[41] La Corte de Distrito resolvió que había distintividad adquirida por medio de significación secundaria;[42] esto es, un significado adicional adquirido por una marca no distinta a través de su uso comercial.[43] La Corte también determinó que VIP no había demostrado que el diseño de la botella tuviese algún tipo de “funcionalidad utilitaria y estética”.[44] Respecto a la probabilidad de confusión, la Corte de Distrito enfatizó que la determinación sobre probabilidad de confusión era un asunto “highly fact intensive” y por ende no idóneo a ser resuelto mediante sentencia sumaria.[45] Por esta razón, la Corte ordenó una vista de estatus.[46] En ella determinó que era probable que los consumidores pudiesen resultar confundidos acerca del origen del juguete (Bad Spaniels) y que, por ende, las asociaciones negativas creadas por el nombre y las características del juguete perjudicarían la reputación de Jack Daniel’s.[47] La Corte de Distrito concedió la sentencia sumaria de Jack Daniel’s, lo que llevó a VIP a apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito.
C. Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó la decisión de la Corte de Distrito, acogiendo la sentencia sumaria a favor de Jack Daniel’s, en cuanto a las cuestiones de funcionalidad estética y carácter distintivo.[48] Sin embargo, la Corte de Apelaciones razonó que el juguete de VIP sí era una “obra expresiva” protegible por la Primera Enmienda.[49] Adicionalmente, determinó que la Corte de Distrito se equivocó al determinar que hubo una infracción de marca sin exigirle primero al vendedor de whisky satisfacer al menos uno de los dos criterios de la prueba de Rogers.[50]
En cuanto la defensa de Primera Enmienda que alegaba VIP, la Corte de Apelaciones estableció que para determinar si una obra es expresiva, se necesita analizar si la obra “comunica ideas o expresa puntos de vista”.[51] Además, la Corte Apelativa, citando el caso de Brown v. Elec. Arts, Inc.,concluyó que “[u]na obra no tiene que ser ‘el equivalente expresivo de Anna Karenina o Ciudadano Kane’ para satisfacer este requisito . . . . ”.[52]Tal determinación tiene repercusiones en cuanto a la aplicación de la prueba de Rogers. Como mencionado anteriormente, la prueba Rogers consiste en determinar que: 1) “no es artísticamente relevante para la obra subyacente” o 2) que “engaña explícitamente a los consumidores en cuanto a la fuente o el contenido de la obra”.[53] Por consecuencia, como se trata de una obra expresiva, se tiene que cumplir con esta prueba para que aplique la Ley Lanham.[54]
D. Decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos
i. Opinión de la jueza Kagan
La primera interrogante que la opinión mayoritaria de la Corte Suprema de los Estados Unidos atiende es si VIP Products debió haber satisfecho la prueba de Rogers. El Tribunal entendió que debía resolver esta pregunta antes de entrar a analizar el asunto de probabilidad de confusión bajo la Ley Lanham.[55] La Corte concluye que no procede aplicar la prueba de Rogers cuando un presunto infractor utiliza una marca registrada en la forma que más le interesa a la Ley Lanham: “como una designación de fuente para los propios productos del infractor”.[56] La designación de fuente permite a los consumidores seleccionar “los bienes y servicios que desean comprar, así como los que quieren evitar”.[57] Luego la jueza Kagan entra a analizar jurisprudencia en donde las cortes han preferido no utilizar la prueba de Rogers para determinar la probabilidad de confusión cuando se trata de “marcas utilizando otras marcas”.[58]
La opinión también resalta cómo en el pasado las cortes han establecido que la prueba de Rogers sólo se aplica a casos que implican “usos no relacionados con la marca” o, dicho de otro modo, casos en los que “el demandado ha utilizado la marca” de una forma “que no identifica el origen”.[59] Incluso, la Corte cita a Yankee Publ’g Inc. v. News Am. Publ’g Inc. para establecer que la Ley Lanham generalmente prevalece sobre la Primera Enmienda cuando “la marca de otra persona se utiliza sin permiso” como medio de “identificación de la fuente”.[60] En este caso, la Corte Suprema determina que VIP utilizó la marca Bad Spaniels como una marca, es decir, “para identificar el origen del producto”.[61] Dado que no era aplicable la prueba de Rogers, procedía que las cortes inferiores aplicaran el estándar de probabilidad de confusión y determinaran si la marca Bad Spaniels podía causar confusión entre los consumidores.[62]
La opinión después discute la alegación de Jack Daniel’s de dilución por mancillar la marca por vincular su whisky con sustancias “menos sabrosas”.[63] En este asunto, la Corte Suprema le dio la razón a la Corte de Distrito, concluyendo que, al VIP utilizar las marcas impugnadas como identificadores de origen, no podía beneficiarse de la exclusión del uso legítimo de la marca de Jack Daniel’s para la parodia.[64] Con respecto a esto, la Corte explicó que la Ley Lanham contiene una exclusión que permite el uso legítimo de una marca cuando se “parodia, critica o comenta” sobre una marca famosa.[65] Sin embargo, la Corte Suprema explica que la exclusión del uso legítimo tiene “su propia excepción”, ya que no se aplica cuando el uso consiste en una “designación de fuente para los bienes o servicios propios de la persona”.[66] Con esto la Corte Suprema revocó la decisión del Noveno Circuito y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos judiciales.[67]
ii. Las opiniones concurrentes
La opinión concurrente de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, a la cual se une el juez asociado Samuel Alito, coloca un énfasis sobre el asunto de las encuestas y su relación con la parodia con respecto a casos en donde se envuelve la Primera Enmienda.[68] En dicha opinión concurrente, la jueza Sotomayor argumenta que:
Cuando una supuesta infracción de marca implica una parodia, existe “un riesgo particular al otorgar una importancia acrítica o indebida a las encuestas”. Las respuestas de la encuesta pueden reflejar una creencia errónea entre algunos encuestados de que todas las parodias requieren el permiso del propietario de la marca parodiada.[69]
Es por esta razón que la jueza Sotomayor comenta que permitir que los resultados de tales encuestas impulsen el análisis de la infracción implicaría el riesgo de silenciar muchas parodias que quizás no sugieran una probabilidad de confusión.[70] Por otro lado, en la opinión concurrente del juez asociado Neil Gorsuch, a la cual se unen el juez asociado Clarence Thomas y la jueza asociada Amy Coney Barrett, se menciona una preocupación: la opinión mayoritaria no discutió de manera abierta el asunto de la aplicabilidad de la prueba de Rogers.[71] Esto, según el juez asociado Gorsuch, tiene que ser atendido por las cortes inferiores.[72]
II. ¿El perro merecía ahogarse en el whisky?
Jack Daniel’s v. VIP Products se puede resumir en el dicho bíblico “dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.[73] Este caso dibuja una línea notable entre la protección de las parodias bajo la Primera Enmienda y bajo los derechos marcarios. Es entendible el argumento si se desmenuzan ambos conceptos en sus formas más naturales. Por un lado, la Primera Enmienda defiende al producto expresivo.[74] La “expresión” es un componente esencial para la determinación de la aplicabilidad de la defensa de la parodia.[75] Por otro lado, la teoría de la identificación de origen es un asunto completamente innato de la marca, ya que, sin identificación, no se tiene ni la marca ni sus derechos de exclusión.[76] Ahora bien, si una persona prudente y razonable hace una búsqueda histórica de las leyes que se han promulgado con respecto al derecho marcario, se puede dar cuenta que tanto el Congreso como los Tribunales han estado reacios a expandir la protección de derechos para permitir expresiones artísticas.[77] En el artículo Freedom of Trademark: Trademark Fair Use and the First Amendment, Alexander J. Kasparie sugiere que los tribunales interpretaron la Ley de Marcas del siglo XIX para proteger a los productores de la desviación comercial ilegítima, convirtiéndola en una especie de “ley más amplia de competencia desleal”.[78] Al considerarlo como una manifestación de la competencia desleal, los tribunales afincan el derecho marcario como un asunto comercial, separándolo vastamente de su contraparte expresiva.[79] Estos límites naturales, según Kasparie, aseguraron que las primeras leyes de marcas sólo alcanzaran una “gama limitada de conductas particularmente atroces”, pero sin incluir otros asuntos, como el valor del discurso libre.[80] Por otro lado, cuando el Congreso estaba estableciendo los fundamentos para crear la primera Ley de Marcas, se utilizó la Cláusula de Derechos de Autor y Patentes de la Constitución,[81] pero la Corte Suprema determinó que ese fundamento no se podía usar para respaldar la creación de la Ley de Marcas.[82] Sin embargo, el Congreso luego usó la Cláusula de Comercio como fundamento para crear el Trademark Act of 1881.[83]
Ahora bien, a medida que la composición de ambos cuerpos fue cambiando con el paso del tiempo, se trató de fusionar las marcas con la expresión, integrando la parodia como una defensa para el uso legítimo de marcas.[84] Sin embargo, esta defensa solo se usaba en casos en donde la marca que estaba parodiando a otra lo hacía en un sentido no-comercial.[85] Al analizar esta transición lenta pero marcada, es entendible que uno pueda trazar una proyección con respecto a la protección de marcas que parodian para propósitos comerciales. Es dentro de este contexto que la Corte Suprema paró el caballito en el caso de Jack Daniel’s v. VIP con respecto a las compañías que pretendían usar la Primera Enmienda para parodiar marcas con un fin comercial.[86]
Por otro lado, si bien es cierto que la protección del público es un argumento central para la Corte, poco se habla de la libre expresión de los artistas. Claro, se le reconoce su derecho a parodiar a lo largo de la decisión, sin embargo, ¿por qué la Corte se percibe reacia a hablar sobre los derechos de los artistas del mismo modo que la protección del consumidor, a pesar de que dicha Corte ha asumido una postura tan tajante de separación? El lector del caso puede llegar a una conclusión forzosa de que la Corte Suprema quiere mantener estos conceptos como una dicotomía. La Corte hace un énfasis en que se tiene que hacer dicha distinción para efectos de la “protección” del público, pero ¿acaso es la protección del público lo que verdaderamente le interesa a tan ilustre Corte? Existen vertientes de pensadores que argumentan que el caso de Jack Daniel’s es fundamentalmente un caso de comercialización.[87] Según Michael Grynberg, “[l]a ley de Marcas ha luchado durante mucho tiempo para dar cabida a la comercialización de marcas registradas: productos para los cuales el papel de la marca no es un indicador de origen, sino más bien el objeto de compra sin importar la fuente”.[88] Si se pudiese resumir el caso de Jack Daniel’s de esa manera, uno puede observar una predisposición a defender el interés público de la monopolización de una marca por encima de una disposición constitucional.
Ahora bien, algo que no discute el caso en su totalidad, como bien señala el juez asociado Gorsuch, es el asunto de la prueba de Rogers con respecto a las marcas.[89] La Corte es enfática al reiterar que, en casos en donde la marca que parodia a otra se usa para propósitos comerciales, la Primera Enmienda no aplica para defender el interés público de salvaguardar la comercialización de los productos.[90] Sin embargo, ¿cuándo entonces se utiliza la parodia en el derecho marcario? ¿Acaso se puede usar la parodia en casos no-comerciales como se hacía para mediados del siglo XX? Este enigma puede presentarse como un problema que la Corte Suprema tendrá que atender en un futuro no tan lejano. De hecho, es inevitable pensar que, en efecto, el tema de la Primera Enmienda y su relación con el derecho marcario volverá a las salas adjudicativas, ya que el mismo juez asociado Gorsuch exhortó a los tribunales inferiores a atender dicha problemática.[91] Independientemente que el Juez Asociado lo haya dicho adrede o con ínfulas de plasmar una preocupación genuina, tal situación levanta un “visto bueno” que desencadena vasta jurisprudencia de la que los eruditos del derecho de la propiedad intelectual tendrán para hablar.[92]
Otra preocupación que surge y que no se atiende en el caso de Jack Daniel’s, pero que es importante discutir para futuras referencias académicas, es el asunto de la naturaleza de coexistencia de las diferentes ramas de la propiedad intelectual. Es incuestionable que, por mencionar un ejemplo, una marca puede también tener una naturaleza patentable en su diseño. La patente de diseño y las marcas pueden coexistir en una misma “cosa”.[93] Del mismo modo, una “cosa” que tiene derechos de autor puede también clasificarse como marca, si las condiciones de cada registro se presentan. Si una “cosa” entonces puede ser considerada una patente de diseño, mientras que también se considere que está sujeta a derechos de autor y/o derecho de marcas, ¿qué se hace en esa situación con respecto a la defensa de la Primera Enmienda con respecto a la “cosa”? ¿Acaso se va a obviar que una “cosa” pudiese manifestar una naturaleza dual por contener derechos de autor y derechos marcarios al mismo tiempo? ¿Acaso se va a seguir limitando la Primera Enmienda, a pesar de que este ejemplo muestra claramente que las marcas y las expresiones pueden coexistir? ¿Resulta obvio que la composición de la Corte Suprema hoy en día está sobrevalorando el interés público de promover la comercialización y la protección al consumidor? Esta problemática resultaría en un dolor de cabeza para la Corte Suprema si llegase a presentar ante ella algún día.
Conclusión
En el panorama dinámico y cambiante de los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión, la relación entre la Primera Enmienda y la infracción de marcas representa una cuestión compleja. Particularmente, existe la siguiente polémica: ¿debería priorizarse la libre expresión de los creadores de expresiones artísticas o la protección de las marcas ya establecidas en el mercado? La decisión de Jack Daniel’s sugiere que la Corte Suprema desea mantener un delicado equilibrio entre ambos intereses. Sin embargo, este delicado equilibrio podría percibirse como un resuelvetemporal, debido a que todavía persistirá la polémica entre aquellos que buscan la comercialización de sus productos y aquellos que buscan la comercialización de sus expresiones artísticas. Al navegar por este panorama multifacético, surge una conclusión indiscutible: resulta esencial crear estándares legales claros sobre ambas doctrinas. Tanto la ley de marcas como la Primera Enmienda se beneficiarían de directrices precisas y equilibradas que permitan a las personas naturales y jurídicas comprender sus derechos y responsabilidades dentro de esquemas legales que, en ocasiones, pueden parecer confusos. Un ejemplo de esto sería establecer un estatuto que incorpore la prueba de Rogers y establezca una lista no-taxativa de trabajos que pudiesen considerarse “obras expresivas”. También se pudiesen incluir las excepciones a dicha lista y ejemplos de utilizaciones de marcas que se consideren como “usos relacionados con la marca”, con el propósito de establecer cuáles usos de marcas no se considerarían “obras expresivas”. De esta manera, se asegurará el balance entre la protección a la libre expresión y al derecho marcario. Además de hacer un hincapié en las políticas públicas que se quieren proteger mediante la vía jurisprudencial, también se debe exhortar al Congreso a tomar acción respecto a dichas opiniones. Esto podría evitar un problema que se puede observar a leguas.
Con respecto al futuro del caso de Jack Daniel’s, es forzoso pronosticar que el tribunal inferior posiblemente fallará a favor de la compañía del whisky, debido a que en otros asuntos relacionados, como la dilución por mancillar o deshonrar la marca y la infracción de las marcas registradas e imagen comercial, el tribunal de distrito falló a favor de Jack Daniel’s.[94] En este caso, el perro se ahogó en el whisky. En el futuro, otras marcas que pudiesen encontrarse en circunstancias similares pudieran evitar este tipo de problema. Con la implementación de un esquema legal que establezca normas claras que separen ambas doctrinas y equilibren las políticas públicas que se buscan proteger, se puede vivir en un mundo en el que el perro, en vez de ahogarse, pueda servirse un trago y decir: “¡salud por el derecho marcario!”.
*Estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Redactor de In Rev. Posee un bachillerato en Química de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y un bachillerato en Composición Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
[1] CONST. EE. UU. enm. I.
[2] Id.; Palko v. State of Connecticut, 302 U.S. 319, 327 (1937).
[3] Roger D. Blair & Wenche Wang, Monopoly Power and Intellectual Property, en THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF ANTITRUST, INTELLECTUTAL PROPERTY, AND HIGH TECH 204–221, 204 (Roger D. Blair & Daniel Sokol, ed., 2017).
[4] Incluso, el derecho de propiedad intelectual es reconocido internacionalmente y actualmente es administrado a nivel internacional por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Véase La OMPI por dentro, https://www.wipo.int/about-wipo/es/ (última visita 1 de octubre de 2023).
[5] Para una discusión sobre la Ley Lanham, véase Christopher T. Zirpoli, An Introduction to Trademark Law in the United States, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE(24 de julio de 2023), https://sgp.fas.org/crs/misc/IF12456.pdf .
[6] Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 144 (2023).
[7] Véase Michael Grynberg, The Jack Daniel’s Dialogues, SSRN (11 de agosto de 2023), en la pág. 1, https://ssrn.com/abstract=4538857.
[8] Jack Daniel’s, 599 U.S. en la pág. 144 (traducción suplida).
[9] Id. en las págs. 149, 160.
[10] VIP Prods., LLC v. Jack Daniel’s Props., Inc. No. CV-14-2057-PHX-SMM, 2016 WL 5408313, en la pág. *1 (D. Ariz. Sep. 27, 2016).
[11] Jack Daniel’s, 599 U.S. en las págs. 149-150 (traducción suplida).
[12] Id.
[13] Id. en la pág. 150 (traducción suplida).
[14] Id. en la pág. 149.
[16] Véase Aycock Eng’g, Inc. v. Airflite, Inc., 560 F.3d 1350, 1356-58 (Fed. Cir. 2009).
[17] Jack Daniel’s, 599 U.S. en la pág. 150.
[18] Id.
[19] David S. Welkowitz, Reexamining Trademark Dilution, 44 VAND. L. REV. 531, 533-34 (1991).
[20] Jack Daniel’s, 599 U.S. en las págs. 150-151.
[21] Melanie M. Routh, Trademark Dilution and the Effect of the Federal Trademark Dilution Act, 50 RUTGERS L. REV. 253, 255 (1997).
[22] Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 997 (2nd Cir. 1989).
[23] Id.
[24] VIP Products LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1174 (9th Cir.2020) (traducción suplida).
[25] Jack Daniel’s, 599 U.S. en la pág. 151 (traducción suplida).
[26] VIP Prods., LLC v. Jack Daniel’s Props, Inc., No. CV-14-2057-PHX-SMM, 2016 WL 5408313, en la pág. *1 (D. Ariz. Sep. 27, 2016).
[27] Id. en la pág. *5.
[28] Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., 618 F.3d 1025, 1031 (9th Cir. 2010) (citando a Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002)) (traducción suplida).
[29] Id. (citando a Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1150-1151 (9th Cir. 2002)) (traducción suplida).
[30] Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F. 3d 1171, 1177 (9th Cir. 2010) (citando a Playboy Enters. v. Welles, 279 F.3d 796, 803 (9th Cir. 2002)) (traducción suplida).
[31] Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 801 (9th Cir. 2001).
[32] VIP Prods., LLC., 2016 WL 5408313, en la pág. *5.
[33] Id.
[34] Id.
[35] Id.
[36] Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989).
[37] Id. en la pág. 997.
[38] VIP Prods., LLC., 2016 WL 5408313, en la pág. *5.
[39] Id. en la pág. *6.
[40] Id. en la pág. *5 (traducción suplida).
[41] Id.
[42] Id. en la pág. *7.
[43] Para una discusión sobre la significación secundaria, véase David Scalice et al., Secondary Meaning in Trademark and Trade Dress Law What It Is and What You Need to Know, GRAZIADO BUSINESS REVIEW (2011), https://gbr.pepperdine.edu/2011/06/secondary-meaning-in-trademark-and-trade-dress-law/#:~:text=Secondary%20meaning%20exists%20when%20a,but%20because%20it%20is%20a; Véase también DeCosta v. Viacom Int’l, Inc., 981 F.2d 602, 606 (1st Cir. 1992) (explicando que la significación secundaria se refiere a “la capacidad de una palabra, o de un signo, de indicar al público que la palabra o el signo cumple una función de marca especial, es decir, que denota un producto o servicio que proviene de una ‘fuente’ particular”. (traducción suplida));
[44] VIP Prods., LLC., 2016 WL 5408313, en la pág. 19 (traducción suplida).
[45] Id. en la pág. 11.
[46] Id. en la pág. 20.
[47] VIP Prod., LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., 291 F. Supp. 3d 891, 904-905 (D. Ariz. 2018).
[48] VIP Products LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1172 (9th Cir.2020) (traducción suplida).
[49] Id.
[50] Id. en las págs. 1175-76.
[51] Id. en la pág. 1174 (traducción suplida).
[52] Id. en la pág. 1175 (citando a Brown v. Elec. Arts, Inc., 724 F.3d 1235, 1241 (9th Cir. 2013)) (traducción suplida).
[53] Id. en la pág. 1174 (traducción suplida).
[54] Id.
[55] Jack Daniel’s, 599 U.S. 140, 152-153 (2023).
[56] Id. en la pág. 153 (traducción suplida).
[57] Id. en la pág. 146 (citando a Matal v. Tam, 582 U. S. 218, 224, 137 S. Ct. 1744, 198 L. Ed. 2d 366 (2017)) (traducción suplida).
[58] Id. en las págs. 154-155 (traducción suplida).
[59] Id. en la pág. 156 (citando a Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)) (traducción suplida).
[60] Id. en la pág. 159 (citando a Yankee Publishing Inc. v. News Am. Publishing Inc., 809 F.Supp. 267, 276 (S.D.N.Y. 1992)) (traducción suplida).
[61] Id. en la pág. 160 (traducción suplida).
[62] Id. en las págs. 159-161.
[63] Id. en la pág. 161 (traducción suplida).
[64] Id. en la pág. 162.
[65] Id. (citando a 15 U.S.C §1125 (c)(3)(A)(ii)) (traducción suplida).
[66] Id. (traducción suplida).
[67] Id. en la pág. 163.
[68] Id. (Sotomayor, opinión concurrente).
[69] Id. en la pág. 164 (traducción suplida).
[70] Id.
[71] Id. en la pág. 165 (Gorsuch, opinión concurrente).
[72] Id.
[73] Mateo, en BIBLIA REINA VALERA ACTUALIZADA 22:21 (2003).
[74] Jack Daniel’s, 599 U.S. en la pág 144.
[75] Véase Brown v. Electronic Arts, 724 F.3d 1235, 1241 (9th Cir. 2013) (discutiendo la doctrina establecida en Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (1989)).
[76] Véase Kelly-Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295, 308 (2d Cir. 2013) (afirmando que los derechos del propietario sobre una marca se extienden únicamente a su significado como fuente de identificación, establecido en el caso de EMI Catalogue Pshp. v. Hill, Holliday, Connors, Cosmopulos Inc., 228 F.3d 56 (2d Cir. 2000)).
[77]Véase Alexander J. Kasparie, Freedom of Trademark: Trademark Fair Use and the First Amendment, 18 U. PA. J. CONST. L. 1547, 1549-51 (2016) (donde se discuten las limitaciones del derecho marcario).
[78] Id. en la pág. 1550 (citando a Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839, 1860 (2007)).
[79] Id.
[80] Id. (citando a William McGeveran & Mark P. McKenna, Confusion Isn’t Everything, 89 NOTRE DAME L. REV. 253, 261 (2013)) (traducción suplida).
[81] Véase CONST. EE. UU. art. I, § 8, cl. 8; Kasparie, supra nota 77, en la pág. 1549.
[82] In re Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 97 (1879); Kasparie, supra nota 77, en la pág. 1549.
[83] An Act to authorize the registration of trade-marks and protect the same, 21 Stat. 502 (1881).
[84] Véase Kasparie, supra nota 77, en las págs. 1552-54; véase también Hannibal Travis, The Battle for Mindshare: The Emerging Consensus that the First Amendment Protects Corporate Criticism and Parody on the Internet, 10 VA. J. L. & TECH 2 (2005).
[85] Mark A. Lemley, Romantic Authorship and the Rhetoric of Property, 75 TEX. L. REV. 873, 900 (1997).
[86] Jack Daniel’s, 599 U.S. 140, 163 (2023).
[87] Véase Grynberg, supra nota 7, en la pág. 8.
[88] Id. (traducción suplida).
[89] Jack Daniel’s, 599 U.S. en la pág. 165 (Gorsuch, opinión concurrente).
[90] Id. en las págs. 148, 159.
[91] Id. en la pág. 165.
[92] Grynberg, supra nota 7, en las págs. 7-8.
[93] Brenda L. Morrison, Design Protection Under Patent, Trademark and Copyright Law, 23 COLO. LAW. 1531, 1532 (1994).
[94] VIP Products LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1173 (9th Cir. 2020).
