ARTÍCULO
Por: Alexiomar D. Rodríguez López*
Introducción
Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos del derecho que protege las creaciones de la mente, es decir, la protección de lo intangible.[efn_note]Coral M. Rodríguez Vera, Las ideas son nuestras y de nadie: alternativas a la propiedad intelectual y su acceso, 86 REV. JUR. UPR 945 (2017). [/efn_note] En este escrito, exploraremos particularmente el Derecho de Marcas (en inglés, trademarks) con el propósito de trazar un marco de referencia general respecto al estado actual del derecho marcario en Puerto Rico. Específicamente, en la primera parte daremos un breve trasfondo a los sistemas marcarios federal y local; y en la segunda parte presentaremos de forma general el estado actual del derecho marcario local.
I. Trasfondo
La raíz teórica que subyace al Derecho de Marcas es el derecho sobre competencia desleal. En particular, el Derecho de Marca procura un balance entre dos justificaciones utilitarias: (1) evitar la confusión en el mercado en cuanto al origen del producto o servicio que identifica la marca, y (2) proteger la calidad, individualidad, reputación y plusvalía (en inglés, goodwill) de la marca de una empresa ante una competencia desleal o injusta.[efn_note]Véase Park ’N Fly v. Dollar, 469 U.S. 189, 198 (1985);Arribas v. American Home, 165 DPR 598, 606 (2005); Posadas de PR v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 33-37 (1992); Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 321 (1986); Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack Corp., 107 DPR 519, 524-26 (1978); Beléndez Solá, Inc., v. Rivera, 102 DPR 276, 278 (1974); Auto Show Corp. v. Auto Show de San Juan, KLAN201501645, 2016 WL 8453023, en la pág. *8 (TA PR 15 de noviembre de 2016); Solasia de PR, Inc. v Universal Solar Products, Inc., KLAN201000584, 2012 WL 3115597, en la pág. *7 (TA PR 21 de junio de 2012); James Boyle & Jennifer Jenkins, Intellectual Property: Law & The Information Society 112 (3rd ed. 2016). [/efn_note]
Una de las peculiaridades del derecho marcario es la relación entre los sistemas federal y local.[efn_note]Para un análisis profundo sobre la relación entre el derecho marcario norteamericano y el puertorriqueñovéase Ramiro Luis Colón Jr., Lasmarcas de fábrica en los derechos norteamericanos y puertorriqueño, 8 REV. D.P. 39 (1968). [/efn_note] En la esfera federal, el estatuto vigente es la Ley Lanham, creada por el Congreso federal bajo los poderes de la cláusula de comercio interestatal.[efn_note]Lanham Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051 -1141n (2018). [/efn_note]
A nivel local, Puerto Rico ha tenido tres estatutos de marcas: la Ley de marcas de fábrica de Puerto Rico,[efn_note]Ley de marcas de fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, 10 LPRA §§ 191-207 (derogada). Véase también Ramón Luis Nieves, Hacia una reforma del derecho de marcas de fábrica en Puerto Rico, 30 REV. D.P. 81, 82 (1990) (exponiendo el trasfondo de la Ley de marcas de fábricas y vinculándole tanto al antiguo Código Político de Puerto Rico de 1902, arts. 213-222, como al Trademark Act of 1905); Trademark Act of 1905, Pub. L. No. 58-84, 33 Stat. 724 (1905). [/efn_note] la Ley de marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,[efn_note]Ley de marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 LPRA 171-171y (derogada). [/efn_note] y la actual Ley de marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, “Ley de marcas”).[efn_note]Ley de marcas del gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA §§ 223-224b (2013). [/efn_note] Desde principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, “TSPR”), reconoció la influencia persuasiva del common law al utilizar el derecho marcario federal a la hora de interpretar la legislación marcaria local.[efn_note]Véase Nieves, supra nota 5, en las págs. 86-89 (discutiendo lo que el autor denomina el primer periodo interpretativo (1928-1951) donde el TSPR analizó el derecho de marcas desde la perspectiva de la competencia desleal y diversas doctrinas federales). [/efn_note] Aunque la jurisprudencia local intentó incorporar a nuestro derecho marcario consideraciones del derecho civilista, lo cierto es que las interpretaciones del TSPR subrayan el valor persuasivo del sistema federal.[efn_note]Id. en las págs. 89-96 (discutiendo lo que el autor llama el segundo periodo interpretativo (1951-1986) donde el TSPR problematizó los fundamentos de nuestro derecho local sobre marcas e incluyó consideraciones civilistas y de experiencias en otras jurisdicciones, pero terminó dando más valor persuasivo al sistema marcario norteamericano). [/efn_note]
En uno de los casos más recientes, el TSPR expresó que ambas legislaciones coexisten y que de surgir un conflicto entre las disposiciones estatales y las federales, la Ley Lanham ocupa parcialmente el campo del derecho de marca por lo que la disposición estatal carecería de validez.[efn_note]Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 626 (2007); véase Lanham Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051 -1141n (2018). [/efn_note] Como resultado, haremos alusión a las figuras y doctrinas del Derecho de Marcas indistintamente de si estamos ante la legislación federal o local. De surgir alguna diferencia entre ambas, lo haremos constar expresamente.
Bajo el derecho marcario hay dos quehaceres principales: el administrativo-registral y el judicial. En la esfera federal, el U.S. Patent & Trademark Office (en adelante, “USPTO”), es la agencia con jurisdicción para llevar a cabo las labores administrativas-registrales. Entre los poderes de la USPTO están evaluar, denegar u otorgar las solicitudes de registro de marcas, mantener la vigencia del registro de las marcas federales, y resolver disputas entre partes respecto a las marcas que estén registradas, o las que están en el proceso de registro.[efn_note]Trademark Rules of Practice of the Patent and Trademark Office, 37 C.F.R. pt. 2 (2018), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf; Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure (TBMP), §§ 101-1219 (June, 2019), https://tmep.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-100d1e1.html. [/efn_note]
La USPTO atiende y resuelve los procedimientos adversativos a través del Trademark Trial & Appeal Board (en adelante, “TTAB”).[efn_note]Id. [/efn_note] En concreto, el TTAB puede ver casos sobre apelaciones de determinaciones (en inglés, office action) de un oficial examinador —persona responsable de evaluar las solicitudes de registro de marcas—; las oposiciones a registros de marcas y las solicitudes de cancelaciones de registros de marcas. Sin embargo, el TTAB no tiene jurisdicción para determinar si alguien tiene derecho al uso de una marca, si alguien infringió una marca, si se configuró una práctica de competencia desleal como tampoco puede otorgar daños y honorarios de abogados.[efn_note]Id. [/efn_note] Una vez el TTAB dispone de un caso, la parte insatisfecha podrá: (1) apelar al Tribunal de Apelaciones federal para el Circuito Federal; o (2) entablar una causa de acción en una Corte de Distrito federal.[efn_note]Swatch, S.A. v. Beehive Wholesale, LLC, 888 F. Supp.2d 738 (E.D. Va., 2012). [/efn_note]
A nivel local, el Secretario de Estado, a través de la Oficina de marcas y nombres comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico (en adelante, “PRTO”), es quien tiene las facultades y restricciones análogas al USPTO.[efn_note]Véase DEPARTAMENTO DE ESTADO, Registration of Marks and Trade Names (2017), https://www.estado.pr.gov/en/registration-of-brands-and-commercial-names/. El PRTO también administra los siguientes cuerpos estatutarios: Ley de nombres comerciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 75 del 23 de septiembre de 1992; Reglamento de procedimientos del registro de nombres comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico, Núm. 4873 (1 de febrero de 1993); y el Reglamento de procedimientos del registro de marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Núm. 8075 (19 de septiembre de 2011). [/efn_note] En el caso de Puerto Rico, una vez el PRTO resuelve o dispone de un pleito —incluyendo cualquier solicitud de reconsideración— la parte adversamente afectada podrá solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.[efn_note]Véase Departamento de Estado, Reglamento de procedimientos del registro de marcas, Núm. 8075 R. 26 (19 de septiembre de 2011), http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8075.pdf; Ley de procedimiento administrativo uniforme del gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA §§ 9671-76 (2011 & Supl. 2018). [/efn_note]
II. Análisis
A. ¿Qué es una marca, cómo se adquiere el derecho marcario, y qué derechos incluye?
La Ley de marcas define una marca como todo signo o medio —incluyendo cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (trade dress), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos— que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona.[efn_note]Ley de marcas del gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA §§ 223-224b (2013). [/efn_note] Este término incluye cualquier marca de fábrica, marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva.[efn_note]Id. § 223(f). Véase también Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615 (2007); Arribas v. American Home, 165 DPR 598, 604 (2005) [en adelante, Arribas I]. [/efn_note] Aquí nos enfocaremos en las palabras o frases.
El derecho sobre una marca protegible se adquiere de una de dos formas: por el uso de la marca en el comercio o por el registro de la marca a base de la intención bona fide de utilizarla en el comercio.[efn_note]10 LPRA §223(a). Véase también Arribas v. Sta. Clara, 165 DPR 781, 788 (2005); Arribas I, 165 DPR en las págs. 598-615; Carlos G. Dalmau Ramírez, Derecho marcario, 76 REV. JUR. UPR 863 (2007) (donde el autor analiza la doctrina del registro de marcas bajo la modalidad de intención de uso). [/efn_note] Solo se considerará que una marca está en uso cuando, en efecto, el bien o el servicio se promocione y venda.[efn_note]Véase 10 LPRA § 223(s). El artículo 2 de la Ley de marcas dispone:
Para efectos de esta Ley, una marca se considerará que está en uso:
(1) en bienes, cuando la marca es colocada de cualquier forma en los bienes; o en sus empaques o contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la naturaleza del bien, se hace impráctico el adherirle una etiqueta con la marca; entonces en documentos asociados con los bienes o su venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico; y
(2) en servicios, cuando la marca es usada o desplegada en la venta o promoción de los servicios; y los servicios se llevan a cabo en Puerto Rico.
Id. [/efn_note]
Además, el derecho de una marca pertenecerá a quien utilice primero la marca dentro del mercado y la jurisdicción en donde se ofrece la protección jurídica.[efn_note]Posadas de PR v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 36 (1992); Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 325 (1986). Véase también Holsum de Puerto Rico, Inc. v. Pan Pepin, Inc., KLCE201000624, 2010 WL 3199892, en la pág. *4 (TA PR 27 de mayo de 2010); Artisan Frappes Inc. v. Flores Aponte, KLCE201502025, 2016 WL 5355515, en la pág. *3 (TA PR 30 de junio de 2016). [/efn_note] Por tanto, el derecho propietario de una marca se obtiene necesariamente por el uso y no por la mera inscripción, tanto así que un registro válido sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberlo usado con anterioridad.[efn_note]VéasePosadas de PR, 131 DPR en la pág. 35; Arribas I, 165 DPR en la pág. 605; Holsum, KLCE201000624, en la pág. *4. [/efn_note]
El derecho más básico que tiene una persona sobre su marca es su exclusividad, mientras continúe el uso de esta. Quiere decir que, si una persona —sin permiso— reproduce, falsifica, copia, imita, usa, o intenta usar una marca igual o similar a otra marca que se usa con anterioridad, responderá en una acción civil.[efn_note]Véase 10 LPRA §§ 223-24. [/efn_note] De hecho, el derecho marcario protege a quien usa la marca primero para evitar que otro usuario utilice una marca igual o parecida, no solo en las mismas áreas de negocios, sino también en áreas donde es probable que el primero realice negocios en el futuro.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 36. [/efn_note] Lo anterior será cierto siempre y cuando el uso paralelo de dos marcas pueda causar confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios, o en cuanto a endoso o asociación. Como resultado, quien usa primero una marca no puede evitar que otros usuarios utilicen esa marca posteriormente en áreas donde el primero no haga negocios o donde no es probable que los realice en el futuro; o cuando el propietario ha dejado de utilizar o ha abandonado la marca.[efn_note]Id. [/efn_note] Tampoco podrá impedir el uso de la marca cuando no crea confusión al consumidor.[efn_note]Id. [/efn_note]
En el caso de una marca no registrada —que incluyen aquellas solicitudes de registro pendientes de evaluación— los remedios disponibles son interdictos, órdenes de incautación, y acción en daños.[efn_note]Id. [/efn_note] Si el Tribunal determina que la violación de un derecho marcario fue intencional o de mala fe, este podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces la ganancia del demandado o la pérdida del demandante.[efn_note]Id. [/efn_note] En contraste, si el Tribunal determina que el demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, este podrá reducir la cuantía de daños.[efn_note]Id. [/efn_note]
Por otra parte, en el caso exclusivo de las marcas registradas, el titular registral tendrá la opción de solicitar daños estatutarios como también tendrá derecho a costas, honorarios y gastos del pleito si el caso se resuelve a su favor.[efn_note]Id. (el Tribunal podrá imponer daños estatutarios entre $750 y $30,000 por violación. Si el titular registral prueba que la violación del demandado fue intencional, el Tribunal podrá aumentar la cuantía de daños estatutarios hasta $150,000 por violación, y si el demandado prueba que desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, podrá disminuir la cuantía a $500). [/efn_note] De igual manera, el titular registral tendrá acceso a solicitar del Tribunal una orden de interdicto provisional —sin necesidad de vista previa ni fianza— hasta la celebración de una vista dentro de diez días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional.[efn_note]Id. § 224. [/efn_note]
B. El estándar del interdicto estatutario
i. El espectro de distintividad
De los remedios antes expuestos, el más notorio es el interdicto. En general, para que una parte prevalezca en una solicitud de interdicto por infracción de marca tiene que probar dos cosas: (1) que la marca es protegible, y (2) que la violación sobre el derecho marcario puede confundir al consumidor.[efn_note]Posadas de PR v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 37 (1992) (el estándar probatorio de probabilidad de confusión se hace a base en la preponderancia de la prueba). Véase también KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 118-20 (2004). [/efn_note] En particular, lo anterior significa que la parte promovente tiene que demostrar lo siguiente:
[1] [E]l nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; [2] que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en este foro, esto es, Puerto Rico; [3] que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y [4] . . . que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 37. Véase también Island Ice Smoothies, Inc. v. Ice Chill & Grill Guynabo Inc., KLAN201200820, 2013 WL 1207578 (TA PR 27 de febrero de 2013). [/efn_note]
Cuando estamos ante una marca registrada, la ley le otorga la presunción de que la marca es protegible, por lo que el demandante solo deberá probar el segundo requisito.[efn_note]Véase 10 LPRA § 223j. [/efn_note] Sin embargo, cuando estamos ante una marca no registrada, tenemos que adentrarnos en la doctrina del espectro de distintividad. Esta doctrina reconoce cuatro categorías de marcas, que van de la no-protección a la protección automática: (1) genéricas, (2) descriptivas, (3) sugestivas, y (4) arbitrarias o imaginables. Las primeras dos se encuentran en la Ley de marcas del gobierno de Puerto Rico, y las otras en la jurisprudencia.
En resumen, el estatuto prohíbe el registro de una marca que consista de lo siguiente: (1) banderas o símbolos nacionales; (2) nombres o imágenes de individuos; (3) palabras genéricas; (4) palabras descriptivas; (5) nombres o términos geográficamente descriptivos; (6) igual o similar que cauce confusión con otra marca registrada o que se use con anterioridad; o (7) marca igual o sustancialmente similar a una marca famosa.[efn_note]Id. § 223c. [/efn_note] Según el propio estatuto, algunas de estas podrían lograr el registro si adquieren significación secundaria. A la par, la jurisprudencia interpretativa definió las cuatro categorías antes referidas tomando como punto de partida la percepción del consumidor.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 39. [/efn_note]
Primero, el TSPR expresó que la marca genérica “no puede ser utilizada exclusivamente por persona alguna si se usa para identificar un producto o servicios de dicho género”.[efn_note]Id. [/efn_note] Por ejemplo, la marca café para el producto café; esta interpretación se recogió en la Ley de marcas del gobierno de Puerto Rico vigente.[efn_note]10 LPRA § 223c (5). [/efn_note] Para determinar si una palabra es genérica será necesario evaluar el significado primario que la mayoría de los consumidores le otorgan en determinado mercado.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 39. [/efn_note] Segundo, la marca descriptiva “identifica características o cualidades de un producto o servicio, [y]puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca [adquiere]un significado secundario [en inglés, secondary meaning]”.[efn_note]Id. en la pág. 38. [/efn_note] Esta interpretación también se recogió en la Ley de marcas del gobierno de Puerto Rico vigente.[efn_note]10 LPRA § 223c (4), (7). Véase Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 638-40 (2007). [/efn_note]
Respecto al significado secundario o el carácter distintivo, este se obtiene cuando el consumidor asocia la marca con un producto o servicio particular.[efn_note]Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 DPR 372, 387 (1964). [/efn_note] Es decir, aunque de ordinario una palabra o frase se utiliza para describir, por ejemplo el café rico, el consumidor la asocia con una fuente particular, en este ejemplo sería la marca Café Rico. Este fenómeno surge del esfuerzo del dueño de la marca y del reconocimiento público como consecuencia del tiempo en el uso de la marca, esto incluye los anuncios, el volumen de ventas y los esfuerzos que se llevaron a cabo para proteger la marca e inclusive luego de considerar en su totalidad las marcas en disputa.[efn_note]Id. en las págs. 387-89. Véase también Nieves, supra nota 5, en la pág. 90. [/efn_note] Esto es una cuestión de hechos.[efn_note]Id. [/efn_note]
Tercero, las marcas sugestivas “son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto o servicio”.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 37. [/efn_note] Cuarto, la marca arbitraria o imaginable “no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca . . . . [S]on aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas, como por ejemplo, las marcas Xerox y Kodak”.[efn_note]Id. [/efn_note]
Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas “están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama”,[efn_note]Id. [/efn_note] sin necesidad de desarrollar un significado secundario o carácter distintivo.[efn_note]Id. [/efn_note] Por ende, las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias o imaginables, por ser inherentemente distintivas, adquieren protección inmediata una vez se utilicen en el comercio.
ii. El estándar de probabilidad de confusión
En Puerto Rico no existe una norma precisa para determinar la existencia de probabilidad de confusión porque depende de las circunstancias de cada caso en particular.[efn_note]Id. en la pág. 45. [/efn_note] El TSPR ha dicho que los tribunales deberán hacer un balance de los siguientes elementos: (1) la similitud entre las marcas; (2) la similitud de los productos o servicios; (3) la fuerza de la marca o su distintivo; (4) la intención del segundo usuario al adoptar la marca; y (5) la evidencia de confusión actual o real.[efn_note]Id. [/efn_note] Lo que se busca con estos requisitos es analizar si “un comprador prudente y razonable puede comprar un producto o servicio bajo la creencia que está comprando otro producto. . .” o servicio.[efn_note]Id. en la pág. 43. [/efn_note]
Primero, “[p]ara que se establezca una probabilidad de confusión, es necesario que exista una similitud de las marcas [en disputa]aunque este factor, por sí solo, no ocasione dicha confusión”.[efn_note]Id. en la pág. 47 (a nuestro parecer, y en términos prácticos, este análisis conlleva el estudio del mercado relevante donde se utilicen las marcas en disputa debido a que es posible que una marca sea distintiva en el mercado de Puerto Rico, mas no en el de Estados Unidos, o algún otro estado). [/efn_note] De hecho, aunque “el grado de similitud entre marcas se determina comparando ambas marcas en su totalidad,”[efn_note]Id. (citando a Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 DPR 372 (1964)). [/efn_note] las marcas no tienen que ser idénticas pues es suficiente que se copie o imite la parte sustancial o dominante de la marca.[efn_note]Id. Véase también AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) (“similarities weigh more heavily than differences. . . . Convergent marketing channels increase the likelihood of confusion.”). [/efn_note]
Segundo, “mientras más cercana sea la similitud entre dos (2) productos o servicios más probabilidad existe de que se cree confusión”.[efn_note]Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 48. [/efn_note] Bajo este factor, los tribunales deben considerar la proximidad del mercado o territorio al que van dirigidas las marcas.[efn_note]Id. en la pág. 48. [/efn_note] “No se requiere que el servicio o su mercado sean idénticos, pero sí, que sean lo suficientemente similares que hagan hacer creer al público que ambos tienen un origen o una afiliación común”.[efn_note]Id. [/efn_note]
Tercero, cuando hablamos de la fuerza de la marca o su distintivo, hacemos alusión tanto al espectro de distintividad según se expuso anteriormente, como a la fuerza de una marca para identificar la fuente de un producto o servicio en un mercado específico, que en ciertas instancias podría ser diferente al espectro de distintividad.[efn_note]Id. en la pág. 45. [/efn_note] Según el TSPR: “La fuerza de una marca depende de su distintivo o la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular”.[efn_note]Id. [/efn_note] Por su parte, este criterio de “fuerza o debilidad de una marca determina el grado de protección a brindarse a la marca sobre otras similares”.[efn_note]Id. en la pág. 46. [/efn_note] Por lo tanto, “[l]a marca fuerte tiene una mayor esfera de protección mientras que la protección de una marca débil estará limitada a evitar que productos o servicios estrechamente relacionados utilicen marcas similares”.[efn_note]Id. [/efn_note]
Por ende, si una marca es fuerte o débil dependerá del mercado particular donde se utiliza la marca.[efn_note]Id. [/efn_note] En caso de que se considere una marca como débil, “exist[irá] probabilidad de confusión entre dos (2) marcas. . . si sus nombres y productos o servicios son iguales.”[efn_note]Id. [/efn_note] Este análisis no se hace en un vacío, el TSPR indica que:
La categorización de una palabra o frase en derecho marcario se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión y a base del mercado a quien va dirigido el producto. Una palabra puede ser genérica para determinado producto o servicio por determinar su género, mas puede ser descriptiva o arbitraria para otros. Por otro lado, puede que una palabra sea genérica para determinado mercado, mas no para otros.[efn_note]Id. en la pág. 40. [/efn_note]
Asimismo, la jurisprudencia reconoce que la evidencia de que una marca es extensamente utilizada por terceros en la misma industria o mercado es altamente relevante para demostrar la debilidad de una marca.[efn_note]Id. en la pág. 46. [/efn_note] Esto a su vez, afecta el grado de protección de determinada marca y debilita el argumento de probabilidad de confusión.
Cuarto, “[l]a intención del segundo usuario en adoptar una marca con el propósito de engañar al público para obtener beneficio de la reputación de su competidor, es un factor relevante que ayuda a establecer la probabilidad de confusión”.[efn_note]Id. en la pág. 49. [/efn_note] Este factor es relevante para establecer la probabilidad de confusión, pero pierde importancia si al considerar otros factores se demuestra que no hay confusión.[efn_note]Id. [/efn_note]
Quinto y último, según la jurisprudencia, “[e]videncia de confusión actual no es necesaria para demostrar infracción de marcas aunque constituiría la mejor evidencia para demostrar que existe una probabilidad de confusión”.[efn_note]Id. en la pág. 50. [/efn_note]
En resumen, ante una reclamación de infracción de derecho marcario, debemos evaluar la probabilidad de confusión entre dos marcas sopesando estos cinco factores. Mientras más distintiva sea una marca, más fuerte y mayor protección tendrá; y viceversa.
Conclusión
En este artículo expusimos las teorías principales del Derecho de Marcas, comenzamos con un breve trasfondo de los sistemas marcarios federal y local, y presentamos de forma general el estado actual del Derecho de Marcas en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchas áreas sin explorar en este tópico. Creemos firmemente que el Derecho de Marcas tendrá mayor relevancia en Puerto Rico en la medida que el emprendimiento y el empresarismo local cobren mayor protagonismo, particularmente en el contexto de la economía creativa. Esto a su vez abrirá las puertas a que las operadoras y los operadores del Derecho exploremos formas en que este tema evolucionará, especialmente ante los tribunales, como ha ocurrido en otras jurisdicciones.
* El Lcdo. Alexiomar D. Rodríguez López es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y fundador de Seed Law, LLC.
